(…) para cualquier Marketplace se ha convertido en un riesgo constante que los vendedores registrados en sus plataformas ofrezcan al público productos de baja calidad, defectuosos o que sean falsificaciones de productos comercializadas por marcas registradas (…)
Marco Andrés Gómez Rincón 
Recientemente, la reconocida multinacional de productos cosméticos Estée Lauder demandó a la norteamericana Walmart por facilitar la comercialización de productos falsificados (o piratas) de algunas de sus marcas a través del Marketplace de la reconocida empresa norteamericana.
Esta demanda ha reavivado el debate acerca de la responsabilidad legal de los Marketplaces con respecto de productos listados en sus plataformas cuyas marcas son propiedad de terceras empresas. La noticia resulta relevante para Colombia, donde cada año el comercio electrónico en Colombia reporta crecimientos exponenciales. A nivel legal, son 3 interrogantes que este tipo de conflictos nos plantea:
En primer lugar, ¿es válido el uso de marcas registradas por parte de un Marketplace en sus plataformas dentro del entorno del comercio electrónico?, en segundo lugar, ¿deben responder los Marketplaces como verdaderos proveedores en una relación de consumo bajo el derecho del consumidor digital? Y, en tercer lugar, frente a las marcas de terceros ¿la venta de productos falsificados implica necesariamente una infracción marcaria en Marketplaces?
En las siguientes líneas esperamos otorgar herramientas suficientes para resolver íntegramente estas preguntas.
1. ‘Fair Use marcario’
Así como el artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000 enumera una serie de derechos que le asisten a los titulares de signos distintivos tendientes a judicializar las infracciones marcarias, el artículo 157 establece como primera excepción la posibilidad que tienen terceros de “anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios registro”.
En igual sentido, el artículo 158 trae como segunda excepción la posibilidad que tienen terceros de “realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él […]”.
Estas excepciones legales son conocidas como fair use marcario en comercio electrónico, y son la razón por la que pequeños y grandes almacenes, tiendas digitales y Marketplaces pueden ofrecer y publicitar productos identificados con marcas registradas de terceros de manera legal y sin incumplir con los derechos concedidos en el mencionado artículo 155 de la Decisión Andina 486.
2. Responsabilidad de Marketplaces frente a los consumidores
Para entrar en el fondo de este asunto, no sobra mencionar que ‘Marketplace’ representa un espacio virtual (mercado) destinado a facilitar la compra y venta de cualquier tipo de producto o servicio dentro del ecosistema de plataformas de comercio electrónico. Quizás el Marketplace más reconocido en el mundo es Amazon, pero en Colombia contamos con grandes ejemplos como Rappi, Mercado Libre, Falabella, entre otros. Estos entornos vinculan tanto a compradores como vendedores de productos o servicios.
A diferencia de los agentes de contacto que, según la Ley 1480 de 2011 y pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no ejercen una posición de proveedores de cara al consumidor por ser unos meros facilitadores, los Marketplaces suelen contar con una participación más activa dentro de los acuerdos de voluntades que se celebran en sus plataformas.
Es usual que un Marketplace sea la cara visible ante el comprador, informe los detalles del producto, recaude pagos, cobre envíos e incluso, se encargue de todo o una parte del fullfilment de los productos a sus consumidores finales, integrándose así en la cadena de comercialización digital.
En Colombia, este tema ha sido decantado en reiteradas ocasiones por la Superintendencia de Industria, quien ha considerado que cuando una de estas plataformas hacen parte de la comercialización “así sea de manera indirecta, de los bienes y servicios que se ofrece en su aplicación […] su intervención no termina allí, dado que su rentabilidad aumenta en la medida que se produzcan y perfeccionen operaciones de consumo, lo que ratifica su participación en calidad de proveedor en la cadena de comercialización de los bienes y servicios que se ofrecen en su plataforma virtual”.
3. Responsabilidad de Marketplaces frente a infracciones marcarias de sus vendedores
Dentro de estas plataformas, los proveedores registrados listan bienes que pueden ser de fabricación propia o simplemente distribuidores de productos fabricados por terceros. En cualquiera de los dos casos, para cualquier Marketplace se ha convertido en un riesgo constante que los vendedores registrados en sus plataformas ofrezcan al público productos de baja calidad, defectuosos o que sean falsificaciones de productos comercializadas por marcas registradas, afectando la protección de la propiedad intelectual.
Más allá de la responsabilidad que tiene un Marketplace frente a sus consumidores por la comercialización dentro de su entorno de productos falsificados, en los últimos años se ha comenzado a ver cómo marcas reconocidas han emprendido acciones legales contra estas plataformas por infracción de derechos marcarios en comercio electrónico.
Uno de estos casos es el de Tiffany vs eBay, en el que la reputada marca de joyería de lujo demandó a una de las pioneras en el mundo del comercio electrónico por infracción marcaria, al notar que dentro de su plataforma se estaban ofreciendo productos falsificados que usaban la marca de la demandante.
Para Tiffany, eBay conocía plenamente que en su plataforma había vendedores que ofrecían productos falsificados de su marca, lo cual no logró demostrarse plenamente durante el juicio decidido en última instancia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos.
El tribunal consideró en su fallo que “hay dos maneras en que un demandado puede ser contributivamente responsable por la conducta infractora de otro: primero, si el proveedor de servicios «induce intencionalmente a otro a infringir una marca registrada», y segundo, si el proveedor de servicios «continúa prestando su [servicio] a alguien de quien sabe o tiene motivos para saber que está incurriendo en una infracción de marca registrada.».
Bajo estas premisas, Estée Lauder, propietaria de un número importante de marcas reconocidas (Mac, Clinique, Tom Ford, The Ordinary, entre otros) buscará responsabilizar a la empresa Walmart por la comercialización de productos falsificaciones de sus marcas a través de su Marketplace. Para Estée Lauder, el control sobre todo el proceso de compra que tiene Walmart, incluyendo devoluciones, atención al cliente y logística son algunas de las razones que justifican su responsabilidad por venta de productos falsificados online.
Es incierta la resolución de este caso, no obstante, desde ya nos deja aprendizajes que pueden ser tomados para un entorno digital colombiano que cada año crece exponencialmente y que está expuesto a conflictos de esta índole. Esta relación tripartita pone en el ojo del huracán a los Marketplaces, quienes están obligados, cada vez más, a ejercer controles estrictos sobre los productos que ofrecen miles de proveedores diariamente en sus plataformas, reforzando el cumplimiento normativo en comercio electrónico.
Marco Andrés Gómez Rincón es Coordinador Legal en Gilio Legal.
Gilio Legal: 
Firma Verificada y Miembro de la Red Global de Lexir.co
Firma Verificada y Miembro de la Red Global de Lexir.coGilio Legal es una firma boutique de abogados con sede en Bogotá, Colombia, reconocida por su enfoque estratégico, su rigurosidad técnica y su compromiso con el éxito empresarial de sus clientes.
La firma se especializa en brindar asesoría jurídica clara, eficiente y adaptada a los retos reales del mundo corporativo. Desde la constitución de empresas hasta la estructuración de contratos complejos, acompaña a startups, pymes y compañías consolidadas con soluciones jurídicas sólidas, creativas y a la medida.
Con orgullo, Gilio Legal ha sido verificada y forma parte activa de la red global de miembros de Lexir.co, una comunidad internacional que reúne a las firmas jurídicas más influyentes de Iberoamérica, seleccionadas por su excelencia profesional, capacidad de análisis y contribución al pensamiento jurídico contemporáneo.
Razones para elegir a Gilio Legal:
- Firma verificada con altos estándares de calidad jurídica.
- Miembro de Lexir.co, red que reúne a los despachos legales más destacados de la región.
- Atención directa por socios y profesionales con sólida formación y experiencia.
- Combinación de rigor legal con tecnología para ofrecer una asesoría eficiente y moderna.
- Actuación como socio estratégico del negocio, no solo como proveedor de servicios legales.
Con Gilio Legal, el derecho deja de ser un obstáculo y se convierte en una ventaja competitiva. La firma existe para respaldar, proteger y potenciar las decisiones estratégicas de quienes construyen el futuro de la economía.
