No obstante, las marcas notorias, es decir, marcas que con su uso en el mercado han adquirido una protección especial, se defienden, además de los riesgos de confusión y asociación, de dilución y uso parasitario.
Nathalia Nieto Hernández
Es importante saber que las marcas se protegen habitualmente de los riesgos de confusión y asociación, los cuales son, en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)»1 y “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”2.
No obstante, las marcas notorias, es decir, marcas que con su uso en el mercado han adquirido una protección especial, se defienden, además de los riesgos de confusión y asociación, de dilución y uso parasitario. En ese sentido, es vital mencionar que, para la Superintendencia de Industria y Comercio el aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando el competidor hace un uso de la imagen positiva que la marca ha construido y que esta ya transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Es decir, el uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.
Sobre el riesgo de dilución el Tribunal de Justicia Andino ha mencionado que el riesgo de dilución se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido. La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor para considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir, que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.
Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación: “(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir, el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda…][…Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)” “(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensaran que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.
Ahora, para proteger las marcas es necesario diseñar un protocolo de monitoreo de posibles infracciones donde se detecten usuarios que usen expresiones o logos similares a las marcas registradas. Hoy en día la inteligencia artificial es la mejor manera de detectar infracciones de forma inmediata. Para diseñar el mejor protocolo de protección de intangibles, es vital contar con la asesoría adecuada que se acomode al portafolio especifico.
- TJCA, proceso núm. 08-IP-2013.
- TJCA, proceso núm. 70-IP-2008.
- En el proceso 5–IP–94 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó en relación con la marca notoria que: “La marca notoria es pues aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”.
