Cristian David Sarmiento Paez
M. P. Intelectual U. Externado.
Asociado Cavelier Abogados.
El papel de las oficinas de marcas, como la SIC, es vital en la protección de las marcas no tradicionales…
O eso fue lo que se pensó al momento de proferir la Decisión 486 del 2000, régimen de propiedad industrial en Colombia. No obstante, veintidós años después sigue el debate sobre la pertinencia, eficacia y utilidad de proteger este tipo de marcas en Colombia. En relación con este debate, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) se pronunció el 21 de febrero de 2022, a través de las interpretaciones prejudiciales 120-IP-2021 y 160-IP-2020.
Lo primero ¿Qué es y para qué sirve una marca?
Una marca es un signo capaz de distinguir productos o servicios en el mercado y busca, entre otros: (i) indicar y diferenciar la calidad de los productos o servicios de un empresario, (ii) asociar la marca al buen nombre (o goodwill) de dicho titular y (iii) servir como mecanismo publicitario.
Las marcas se pueden clasificar en tradicionales y no tradicionales. Las primeras son las conocidas por todos, caracterizadas por ser perceptibles mediante el sentido de la vista y consistir en palabras (ej. Facebook, Nike), un elemento gráfico (ej. la manzana de Apple) o la combinación de éstos (ej. la palabra PUMA y la figura de un puma).
Las no tradicionales son diferentes y pueden ser perceptibles mediante la vista o cualquier otro sentido. Una marca no tradicional podrá consistir en un signo tridimensional (ej. la botella contour de Coca-Cola), un color (ej. el “azul Tiffany”) o incluso un sonido (ej. el rugido del león de la Metro-Goldwyn-Mayer).
En un mundo en el que los consumidores están saturados de marcas tradicionales, la recordación la ganara el comerciante que genere estímulos diferentes que, más allá del nombre o logo de un producto, traigan un olor, un sonido o un color, etc., que activen la memoria sensorial del consumidor y le permitan recordar el producto o servicio identificado.
Pero ¿Cuál es el debate sobre la protección de las marcas no tradicionales?
De acuerdo con el TJCA, el registro de marcas no tradicionales podrá conceder derechos excesivos o sobre signos que no puedan distinguir un producto o servicio determinados. De conformidad, señala el TJCA que, si a través del registro de una marca se registrara un color fundamental o primario (amarillo, azul o rojo), el titular tendría una ventaja competitiva desmesurada, que implicaría un grave obstáculo en contra de los demás competidores, bloqueando su acceso al mercado y, a su vez, impidiendo a los consumidores tener una mayor oferta de bienes y servicios.
Además, precisa el TJCA que la concesión de derechos sobre marcas no tradicionales que no sean aptas para distinguir a un determinado empresario (por ejemplo, porque el color es usado comúnmente en el mercado, caso del color rojo para identificar extintores), además de transgredir el régimen de propiedad industrial, podría afectarse la libre competencia, entre otros, al obligar a los competidores a cambiar los colores o formas que han usado tradicionalmente en sus productos, o servicios.
El TJCA cita además la Interpretación Prejudicial 476-IP-2019, a través de la cual se indicó que la concesión “poco diligente” de una marca cuya forma haya sido comúnmente usada por distintos competidores, conllevará precisamente a un bloqueo en contra de estos competidores, toda vez que podrán ser objeto de demandas de infracción por parte del titular del derecho erróneamente concedido por la oficina de marcas.
Y entonces, ¿Cómo puede evitarse la afectación a la libre competencia al momento de registrar marcas no tradicionales?
El papel de las oficinas de marcas, como la SIC, es vital en la protección de las marcas no tradicionales, debiendo considerar el contexto real del mercado, para impedir que los signos solicitados se apropien injustificadamente de elementos cuya utilización deba ser libre (ej. formas o colores usados por la mayoría de los competidores).
El justo equilibro en la protección promueve el registro de marcas no tradicionales, las cuales en algunos casos son más efectivas por el estímulo que causan en la mente del consumidor, permitiendo a los empresarios desarrollar novedosas estrategias de marketing y finalmente cautivar a ese público consumidor que puede encontrarse indeciso ante la multiplicidad de productos y servicios que lo rodean.
Cristian David Sarmiento Paez_ Abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Nacional de Colombia y Maestrante en Propiedad Intelectual de la Universidad Externado. Asociado en Cavelier Abogados.
