La libre disposición que tiene el titular de una marca frente a la renuncia de sus derechos, no es absoluta.
Sara Briceño
El Artículo 171 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece que el titular una marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. La renuncia se encuentra condicionada a que no existan embargos o derechos reales de garantía sobre esta, y no se establecen requisitos adicionales para proceder con la renuncia. No obstante, se ha determinado un límite adicional, relacionado con el inicio del trámite de una acción de cancelación.
Como se mencionó, solo se establece una condición que limita la renuncia, sin embargo, teniendo en cuenta recientes pronunciamientos, se puede concluir que existe un límite adicional: el derecho derivado de una acción de cancelación. Frente a esto, la Decisión 486 en su artículo 165 establece que el registro de una marca puede ser cancelado por solicitud de un tercero interesado. Ni en este artículo, ni a lo largo de la Decisión, se relaciona la acción de cancelación con la facultad de renunciar a un registro marcario.
Sin embargo, se han presentado casos donde se enfrentan estas dos situaciones, y surge la duda de cuál derecho tiene prevalencia, si la facultad de renunciar a un registro propio, o el derecho preferente derivado de una cancelación. Frente a esto, tanto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como el Consejo de Estado han concluido que, aunque no haya una disposición normativa que limite la facultad de renuncia de un registro marcario, la capacidad de renuncia de este se encuentra restringida por la expectativa y el derecho que posee un tercero al presentar una acción de cancelación.
Es decir, si un tercero presenta una acción de cancelación en contra del registro de una marca, y posteriormente el titular de esa marca desea renunciar a su registro, no se podrá aceptar la renuncia, y primero se deberá decidir el trámite de la cancelación.
Al respecto, el Consejo de Estado ha concluido que en estos casos no es posible aceptar la renuncia de derechos, puesto que, al hacerlo, se generaría inseguridad jurídica sobre el tercero interesado. De igual forma, el tercero inicia de buena fe un proceso de cancelación para ejercer su derecho preferente, y por lo tanto, si se permitiera la renuncia de una marca, esto afectería tanto su derecho preferente, como su beneficio de prelación, además de que la acción de cancelación perdería su finalidad. En este sentido, negar la renuncia de un registro por motivo de una acción de cancelación previa, es ajustado a la normativa aplicable y a los principios de transparencia, buena fe, y “primero en el tiempo primero en el derecho”.
De esta forma, la libre disposición que tiene el titular de una marca frente a la renuncia de sus derechos no es absoluta. Así, aunque se deberán comprobar requisitos formales para la presentación de la renuncia y la fecha de presentación de la acción de cancelación, se puede concluir que el derecho preferente derivado de la cancelación prevalecerá sobre la facultad que tiene el titular de renunciar a su propio registro marcario.
Sara es asociada del área de marcas desde el 2022. Abogada y Magíster en Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes. Sara cuenta con experiencia en manejo de portafolio de marcas de clientes nacionales e internacionales, así como en infracciones marcarias.
