La nulidad de un registro marcario obtenido de mala fe podrá versar sobre cualquier registro que pretenda vulnerar la normatividad, una disposición contractual o perjudicar a un tercero competidor. Aunque en algunos casos, la mala fe del titular de la marca puede ser evidente, en otros, la autoridad nacional competente deberá realizar un análisis más riguroso de acuerdo al contexto y las condiciones específicas. En todo caso, es deber de la parte interesada, aportar las pruebas conducentes, pertinentes y útiles que permitan desvirtuar la buena fe del titular de la marca.
Paula Andrea Martínez Cárdenas
El registro de una marca le confiere a su titular la facultad de usar exclusivamente la marca en el territorio nacional para identificar los productos y/o servicios para los cuales fue registrada. Asimismo, le confiere la facultad de impedir que cualquier tercero, sin su previa autorización, utilice un signo idéntico o similar para identificar los mismos productos o servicios o frente a los cuales exista conexidad competitiva.
Sin embargo, el ejercicio de estas facultades por parte del titular de la marca puede resultar perjudicial, cuando el registro marcario ha sido obtenido de mala fe. En principio, la Superintendencia de Industria y Comercio, podrá negar la solicitud de un registro marcario cuando tenga indicios razonables suficientes que le permitan inferir que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, como el acto de confusión, explotación de la reputación ajena, desviación de la clientela etc. (artículo 137 de la Decisión 486 de 2000).
No obstante, una vez se ha concedido el registro marcario obtenido de mala fe, la autoridad nacional competente, ya sea de oficio o mediante la solicitud de cualquier persona, tiene la facultad de decretar su nulidad. Esta posibilidad se encuentra contemplada en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486.
Ahora, frente a la nulidad de registro marcario obtenido de mala fe, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido: “para determinar si una persona obró con mala fe, es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto o legal”[1].
En este sentido, algunos ejemplos de registros marcarios obtenidos de mala fe pueden ser los siguientes:
1. Cuando una persona obtiene el registro de la marca “X”, siendo consciente de que dicha marca ha sido ampliamente utilizada, difundida y posicionada previamente por un tercero.
2. Cuando una persona obtiene el registro de una marca “X” no con el fin de utilizarla para identificar sus productos o servicios, sino para evitar que otro competidor pueda utilizarla.
3. Cuando una persona obtiene el registro de una marca “X”, con el fin de ejecutar cualquier acto contrario a las sanas costumbres mercantiles o al principio de buena fe comercial.
En síntesis, la nulidad de un registro marcario obtenido de mala fe podrá versar sobre cualquier registro que pretenda vulnerar la normatividad, una disposición contractual o perjudicar a un tercero competidor. Aunque en algunos casos, la mala fe del titular de la marca puede ser evidente, en otros, la autoridad nacional competente deberá realizar un análisis más riguroso de acuerdo al contexto y las condiciones específicas. En todo caso, es deber de la parte interesada, aportar las pruebas conducentes, pertinentes y útiles que permitan desvirtuar la buena fe del titular de la marca.
Finalmente, es importante recordar que, con el objetivo de agilizar los procesos relacionados con nulidades marcarias, la Ley 2080 de 2021, introdujo la posibilidad de presentar demandas de nulidad directamente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, en primera instancia. Esta decisión podrá ser objeto de apelación ante el Consejo de Estado.
[1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 90 IP-2022.
