Camila López
Derecho Universidad del Rosario, J.D.
Una vez la marca es concedida, al titular de esta le asiste la obligación de usarla. Si bien desde el momento de concesión cuenta con un “periodo de gracia” de 3 años, lo cierto es que una vez finaliza, terceros interesados podrían solicitar la cancelación del signo por no uso.
Dado que la carga de la prueba está en cabeza del titular, es este quien deberá probar el uso en algún país de la Comunidad Andina. Las pruebas de uso en asuntos marcarios deben tener la capacidad de demostrarle a la autoridad que existe un uso real y efectivo del signo.
En una reciente decisión la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reiteró el concepto de Uso Calificado. Este concepto fue empleado para analizar el material probatorio allegado dentro de un trámite de cancelación por no uso y así determinar si los documentos aportados demostraban uso suficiente, respecto de la naturaleza y modo de comercialización del servicio analizado.
En la mencionada decisión, la SIC establece los puntos a tener en cuenta cuando las pruebas aportadas pretenden demostrar uso de una marca que no es idéntica a la registrada. En el caso particular se trataba de una marca mixta, la cual, si bien mantenía su parte nominativa idéntica, el gráfico que la acompañaba era completamente diferente. Es así como la SIC enunció una serie de parámetros que deben seguirse a la hora de evaluar si una marca es usada de una forma tan diferente a la cual fue registrada, conllevando esto a la falta de uso.
El primer paso es determinar el aspecto preponderante en el signo, es decir, si lo que realmente lo hace distintivo son las palabras, gráficos o colores que acompañan el mismo. El segundo es establecer si ese aspecto dominante fue alterado, concluyéndose entonces si el signo registrado sufrió o no modificaciones.
Una marca puede estar compuesta por aspectos principales y secundarios. Los principales son catalogados como de la esencia del signo, los cuales le otorgan la distintividad necesaria para alejarse de otros previamente registrados, por lo que, en caso de ser alterados, los mismos constituirían una nueva marca (expresión principal, logos o figuras abstractas).
Por su parte, los aspectos secundarios son enunciados como “el tamaño, disposición y tipografía de la denominación, una expresión genérica o descriptiva inapropiable, un color, e incluso un elemento gráfico”[1]. Frente al elemento gráfico, este solo sería secundario si no refuerza la distintividad del signo, a manera de ejemplo, si el mismo es un simple punto sin mayor diseño. En el caso de estos aspectos secundarios, en principio, su modificación no conllevaría a la creación de un nuevo signo.
Entonces, a los titulares de las marcas les asiste la obligación de revisar los certificados de registro concedidos y determinar si el uso actual corresponde al mismo signo o si por el contrario tendrían que analizar la posibilidad de solicitar una nueva marca, con las nuevas palabras, colores o diseños incluidos y usados en la actualidad.
[1] Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio N° 16911 de 2022
Camila López_ Asociada Holland and Knight, Grado de Derecho de: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, J.D.
