Es esencial interpretar correctamente la notoriedad para evitar que el régimen de cancelación por no uso se convierta en un mecanismo para obtener ventajas desleales en el mercado.
Por: María Camila Tovar 
El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece la obligación del titular de una marca de usarla, so pena de su cancelación a favor de un tercero interesado, quien adquiere el derecho preferente sobre el registro de la marca cancelada.
Si bien existen excepciones a la prueba de uso[1], la notoriedad de la marca juega un papel crucial, ya que rompe los principios de especialidad, territorialidad y uso real, constituyéndose en una defensa ideal frente a una acción de cancelación de este tipo de marcas.
Desde una perspectiva empresarial, las marcas son un activo estratégico cuya protección trasciende su uso directo en cada territorio. En la Comunidad Andina, la notoriedad de una marca no depende exclusivamente de su presencia comercial local, sino de factores que determinan su reconocimiento entre los consumidores, conforme al artículo 228 de la Decisión 486, elementos como la difusión publicitaria, la exposición en medios digitales, la participación en mercados internacionales y la percepción del público relevante contribuyen a su notoriedad, aun en ausencia de uso material.
La falta de uso en un territorio no implica que los consumidores desconozcan la marca o que esta carezca de posicionamiento en el mercado. En estos casos, la cancelación por no uso puede vulnerar los principios de lealtad comercial y libre competencia, permitiendo que terceros se apropien del prestigio del titular. Al respecto, el Consejo de Estado[2] ha indicado que, dado que el derecho marcario busca fomentar la actividad empresarial y la competencia leal, no es aceptable aplicar la figura de la cancelación por no uso a una marca notoria, de la misma manera que se haría con una marca común. Esto se debe a que, en el caso de las marcas notorias, no solo está en juego el esfuerzo y la inversión de su titular, sino también la protección de los consumidores, quienes asocian dicha marca con un fabricante reconocido. Permitir que un tercero se aproveche de esa reputación sin competir en igualdad de condiciones implicaría un uso desleal del prestigio ajeno.
Por ello, es fundamental que el Examinador realice una evaluación rigurosa de la notoriedad, ya que la cancelación de una marca con estas características y la aplicación del derecho preferente pueden ser utilizadas como herramientas de competencia desleal. Permitir que un tercero se apropie del prestigio de una marca, sin haber realizado esfuerzo económico alguno para su posicionamiento, distorsionaría la competencia y facilitaría el aprovechamiento indebido del reconocimiento comercial. Es esencial interpretar correctamente la notoriedad para evitar que el régimen de cancelación por no uso se convierta en un mecanismo para obtener ventajas desleales en el mercado.
[1] Artículo 165. Decisión 486. Es importante tener en cuenta que el listado no es taxativo, tal como lo ha expresado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 105-IP-2013.
[2] Sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 12 de abril de 2012, Radicación 11001-03-24-000-2003-00322-01
María Camila es asociada del área de marcas de LLOREDA CAMACHO & CO, desde el 2024—Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y Magíster en Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes. María Camila cuenta con experiencia en manejo de portafolio de marcas de clientes nacionales e internacionales, así como en infracciones marcarias.
