Aprendizajes en derecho marcario del caso Frisby

Aunque en algunos casos aún se percibe el registro de marca como un costo operacional, lo cierto es que la marca es un activo estratégico. En muchas ocasiones, puede incluso superar en valor a los activos tangibles de la empresa.

En el último mes, el empresariado colombiano ha recibido un curso intensivo en derecho marcario a raíz del conocido caso Frisby Colombia vs. Frisby España, en el que la reconocida empresa colombiana se enfrenta al riesgo de perder el registro de su marca en la Unión Europea debido a una declaración de caducidad (“cancelación» en Colombia), si no logra demostrar un uso efectivo de dicha marca en territorio europeo durante los últimos cinco años.

Y, si bien sabemos que «nadie lo hace como Frisby lo hace», este caso nos recuerda que cuanto más reconocida es una marca, mayor es el riesgo de uso no autorizado o de aprovechamiento ilegítimo por parte de terceros que buscan apalancarse en su reputación. Además, que este riesgo no es exclusivo de marcas extranjeras que ingresan al mercado colombiano, sino que también lo enfrentan nuestras marcas nacionales en el extranjero.

Por ello, vale la pena destacar algunos aprendizajes clave que nos deja esta desafortunada situación:

1. La importancia de planear un proceso de expansión efectivo: Es esencial evaluar con anticipación el proceso de expansión de la marca y determinar no solo los territorios de interés, sino aquellos en los que se exponga a mayor riesgo por no contar con un registro marcario.

Con base en esa evaluación, se debe analizar cuál es la mejor estrategia de registro desde el punto de vista costo-beneficio, ya sea:

• Solicitar el registro a través del Protocolo de Madrid, mediante una única solicitud centralizada que se redirige a cada país seleccionado, o
• Presentar solicitudes directas ante las oficinas nacionales competentes.

2. El registro no es suficiente, también debe ejercerse vigilancia:  Registrar la marca es apenas el primer paso, pero no el único.

El titular del registro debe ejercer una vigilancia activa y constante sobre nuevas solicitudes que puedan representar riesgos de confusión o asociación.

Es clave tener en cuenta que los criterios de análisis varían entre jurisdicciones. Por ejemplo, en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio puede negar un registro aun sin oposición, mediante un análisis de oficio. En otras jurisdicciones, la falta de oposición se puede interpretar como aceptación tácita de una posible coexistencia pacífica, en caso de que eventualmente se otorgue el registro de la marca solicitada.

3. La explotación de la marca registrada es una obligación: El titular debe demostrar el uso efectivo de la marca.

Ahora bien, no siempre es necesario un uso directo, puesto que también es válido demostrar dicho uso de forma indirecta, por ejemplo, a través de distribuidores, licenciatarios, franquicias o representantes exclusivos.

Contar con evidencias de uso es clave para evitar cancelaciones por falta de uso, y si no es posible demostrarlo, una alternativa puede ser solicitar nuevamente el registro de la misma marca, de modo que el cómputo del plazo de uso comience desde la nueva fecha.

4. Entre más amplio el portafolio marcario, mayor será la protección: Es recomendable ejecutar una debida diligencia a fin de identificar todos los elementos susceptibles de protección

Por ejemplo, para el caso de Frisby existe su elemento denominativo (Frisby), su elemento mixto (nombre con diseño y color), su elemento figurativo del pollo que tanto amamos, su lema comercial, y muchos otros.

Además, se pueden adoptar estrategias defensivas, como registrar variaciones menores del signo o presentar múltiples solicitudes en clases conexas. Esto dificulta y reduce el riesgo de acciones de terceros que pretendan cancelar los registros existentes.

Conclusión

Aunque en algunos casos aún se percibe el registro de marca como un costo operacional, lo cierto es que la marca es un activo estratégico. En muchas ocasiones, puede incluso superar en valor a los activos tangibles de la empresa (ej: Apple).

Por eso, su protección, explotación, valoración e inclusión en los estados financieros es fundamental para hacer a la empresa más atractiva ante inversionistas o compradores.

Que lo barato no termine saliendo caro.