En ese sentido, si bien la teoría del cotejo no puede ser desechada del todo solo por la presentación de una prueba, lo cierto es que sí se debe llevar a cabo exámenes de similitud entre dos signos con precisión, considerando la realidad de sus formas.
Nathalia Nieto Hernández
La Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia (autoridad competente) debe negar el registro de una marca cuando existan signos similarmente confundibles solicitados o registrados con anterioridad por un tercero (artículo 136 de la Decisión 486), para distinguir productos o servicios similares, ya que se puede presentar riesgo de confusión. Con ese propósito analiza el grado de semejanza entre los signos y también la relación de productos o servicios, para luego determinar si hay riesgo de confusión o no y así decidir si la coexistencia de los signos en conflicto afecta al mercado o al signo anteriormente registrado (Interpretación Prejudicial 226 IP-2020 del 4 de marzo de 2021 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4212 de 15 de abril de 2021).
Ahora, ¿qué sucede cuando existe una prueba que demuestra lo contrario al resultado del cotejo realizado por la autoridad? ¿Debe prevalecer entonces el cotejo realizado?
Pongamos los siguientes ejemplos,
- Hay dos signos que tienen unas similitudes ortográficas y fonéticas y que, por ende, la SIC menciona que no pueden coexistir en el mercado por riesgo de confusión o asociación, pero existe una prueba pericial que concluye que no existe una confusión real ni una asociación real en el mercado y los resultados son contundentes, arrojando un 100% de personas que logran diferenciar entre los dos signos, donde además se observa que los consumidores tampoco los asocian de ninguna manera.
- Existen dos signos que tienen unas similitudes ortográficas y fonéticas, pero la SIC menciona que las diferencias son tales que se logra superar el riesgo de confusión o asociación, pero existe una prueba pericial que concluye que incluso con las diferencias reveladas en el cotejo, los consumidores sí los confunden o los asocian.
Sobre lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha mencionado que existe el principio de la primacía de la realidad en el derecho de la propiedad industrial en varias interpretaciones prejudiciales. La Interpretación Prejudicial IP-76-2020 del 18 de junio de 2020 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, menciona que:
“(…)1.24. En virtud del principio de primacía de la realidad, la autoridad debe tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. Esto es, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicos”
En ese sentido, si bien la teoría del cotejo no puede ser desechada del todo solo por la presentación de una prueba, lo cierto es que sí se debe levar a cabo exámenes de similitud entre dos signos con precisión, considerando la realidad de sus formas.
En los procedimientos administrativos, las pruebas que respalden la posible confusión entre dos signos en el mercado deben ser relevantes y útiles para tomar decisiones legales adecuadas. Por ejemplo, pruebas sobre la forma de comercialización o estudios de mercado que indiquen la cercanía entre los productos y las marcas son aceptables.
Además, se deben considerar pruebas que demuestren casos previos de confusión en el mercado si un empresario se opone a un registro debido a perjuicios pasados causados por la presencia de una marca específica. Esto puede incluir pruebas documentales, estudios de mercado y encuestas.
Nathalia es Abogada de la Universidad del Rosario, Bogotá Colombia galardonada con el premio a la excelencia Carlos Alzate, graduada con méritos y con especialización de la misma universalidad en Derecho Comercial y maestria en Derecho Corporativo. En 2019 comenzó a trabajar en OlarteMoure, como asociada para el área de litigios y en el 2022 fue nombrada lider del área de litigios y su ejercicio profesional está enfocado en atender litigios de Derecho de los Mercados.
