¿El derecho marcario se agota también en el metaverso?

Vale la pena mencionar que el agotamiento del derecho no es ilimitado, pues el artículo 158 en comento señala que esta excepción al derecho exclusivo del titular del registro marcario no aplica cuando los productos marcados, sus envases o embalajes, han sufrido modificaciones o deterioro. Sin embargo, cuando se revende un activo digital que replica de manera exacta su contraparte física, no es claro que efectivamente haya sufrido “modificación o deterioro”, en los términos de la norma.

Las interacciones que ocurren en el ámbito digital evolucionan a un paso frenético y, sin duda, mucho más rápido de lo que la regulación y las leyes lo pueden hacer. La legislación Andina vigente en Colombia en materia de derecho marcario y signos distintivos en general se concibió principalmente para productos y servicios en el mundo físico, pero la realidad actual es que la barrera entre el mundo “real” y el digital es cada vez más tenue, lo que impone retos importantes en la interpretación de la normativa comunitaria sobre propiedad industrial.

Según el artículo 158 de la Decisión Andina 486 de 2000, una vez que un producto de una marca determinada se vende por primera vez, ya sea por el titular o por alguien con su autorización, no se puede impedir a otros comercializar o revender ese producto específico. Esto se conoce como la doctrina del agotamiento del derecho, cuyo ejemplo típico es el de las importaciones paralelas, en las que los productos de una marca son importados y vendidos en un país por una persona natural o jurídica que no es distribuidor oficial de esa marca en dicho territorio.

Además de ser un límite al derecho exclusivo del titular, que en principio ya obtuvo los réditos de su producto con la primera venta, la jurisprudencia ha señalado que el agotamiento del derecho fomenta la competencia y el bienestar del consumidor, al aumentar la oferta de productos disponibles de la misma marca.

Pero, ¿qué pasa cuándo lo que se revende no es el producto en su expresión física, sino una representación digital?

Un caso reciente que ilustra este cuestionamiento es el de StockX y Nike. StockX es un marketplace que sacó al mercado un Non-Fungible Token (“NFT”) llamado «The Vault», para permitir a los compradores de su plataforma rastrear la propiedad de los productos físicos revendidos y garantizar su autenticidad. Así, el NFT incluye una representación digital de los zapatos de Nike que se comercializan en la plataforma, esencialmente idéntica a su contraparte física.

Esto dio lugar al inicio de un pleito legal de infracción marcaria por parte de Nike, en el que uno de los argumentos de StockX es precisamente que su actuación no desconoce los derechos de Nike porque está amparada por la doctrina del agotamiento del derecho.

Al respecto, aterrizando esta controversia al derecho colombiano, vale la pena mencionar que el agotamiento del derecho no es ilimitado, pues el artículo 158 en comento señala que esta excepción al derecho exclusivo del titular del registro marcario no aplica cuando los productos marcados, sus envases o embalajes, han sufrido modificaciones o deterioro. Sin embargo, cuando se revende un activo digital que replica de manera exacta su contraparte física, no es claro que efectivamente haya sufrido “modificación o deterioro”, en los términos de la norma.

Así, el caso de StockX y Nike resalta los desafíos inherentes al intento de aplicar la doctrina del agotamiento de derechos, concebida hace más de 20 años, en el contexto del metaverso. Mientras que la figura se aplica de manera relativamente sencilla a casos en los que productos físicos han sido puestos en el comercio por el titular de la marca o por alguien con su consentimiento, los activos digitales vinculados a NFT’s como «The Vault» de StockX existen en el metaverso, y su relación con los productos físicos es más difícil de determinar.

Este caso, respecto del cual todavía no existe una decisión de fondo en Estados Unidos, plantea preguntas importantes sobre cómo se deben interpretar y aplicar las normas sobre marcas en el contexto del metaverso, y si las reglas que se aplican a los bienes físicos pueden y deben extenderse a los bienes digitales, y hasta qué punto. Es probable que estos temas continúen siendo objeto de debate y litigio a medida que la tecnología siga avanzando a pasos agigantados y el metaverso se expanda. Los abogados y los reguladores tenemos, entonces, el reto de estar a la vanguardia, conocer y saber adaptarnos a las nuevas relaciones jurídicas que entablan nuestros clientes y precaver riesgos legales que antes no existían.

Abogado de la Universidad de los Andes y Magíster en Propiedad Intelectual de la misma universidad.

Es Asociado del Grupo de Práctica de Propiedad Intelectual & Competencia de Gómez-Pinzón, donde su práctica consiste en la asesoría de clientes nacionales e internacionales en:

• Litigios de propiedad intelectual, competencia y consumo (en sede jurisdiccional y administrativa)
• Control de integraciones empresariales ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Estructuración de programas de cumplimiento en libre competencia.