Excepcionalmente se permite que signos no distintivos sean registrados
Sofía Vega Angulo
Las marcas son signos distintivos de bienes o servicios que, principalmente requieren el cumplimiento de dos requisitos para que la Superintendencia de Industria y Comercio conceda su uso exclusivo: la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.
A su vez, la distintividad es entendida desde dos aristas: la intrínseca y la extrínseca. Por la primera, se entiende la capacidad del signo para distinguir el producto o servicio en el mercado y, por la segunda, la capacidad del signo en sí mismo para diferenciarse de otros signos.
Por regla general, aquellos que no cumplan la distintividad no podrán ser registrados bajo protección marcaria. A modo de ejemplo, no son distintivos los signos descriptivos del bien o servicio a ofrecer, es decir, sí un empresario quiere vender café, no será distintivo sí únicamente utiliza la palabra “café” para ello.
Lo anterior, ya que las marcas cumplen un papel informativo para el consumidor respecto de la procedencia del bien o servicio, el origen empresarial, la calidad, entre otras. Sin embargo, existe una excepción a lo mencionado contemplada en el artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN.
En ese sentido, excepcionalmente se permite que signos no distintivos sean registrados siempre y cuando el solicitante de la marca pruebe su uso constante, real y efectivo en el mercado. A esta situación atípica, la jurisprudencia y doctrina le han denominado la distintividad adquirida o secondary meaning.
Ahora bien, ha dicho el Tribunal Andino de Naciones que, el uso constante es aquel que es ininterrumpido y que, el uso real y efectivo se determina a raíz del número de bienes y servicios comercializados o vendidos en el mercado, así, una vez probados dichos requisitos, la SIC analiza sí efectivamente el consumidor logra identificar ese bien y servicio con un origen empresarial determinado.
Un caso ilustrativo es la marca nominativa “CUARTO DE LIBRA” solicitada por McDonald’s. Si bien las palabras “CUARTO DE LIBRA” son genéricas y carecen de distintividad, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, los consumidores logran identificar la marca con la hamburguesa que se quiere vender.
¿Cuál es la finalidad de esta norma? Brindarle la protección marcaria a aquel solicitante que por su uso continuo, real y efectivo ha logrado posicionar un signo no distintivo en el mercado.
A pesar de lo planteado, cabe cuestionarse lo siguiente: ¿Otorgar el uso exclusivo de una palabra de uso común o descriptiva del bien o servicio, bajo excepción de distintividad adquirida, vulneraría los intereses de demás competidores que posteriormente quisieran solicitar su uso para ofrecer sus bienes o servicios?
En dichos casos, será facultad de la SIC analizar caso a caso que la excepción de no distintividad no se convierta en la regla general, estableciendo rigurosos parámetros de acreditación del uso constante, real y efectivo de aquellos signos que puedan concederse por distintividad adquirida, de lo contrario, efectivamente limitaría el uso de palabras necesarias para la comercialización de los bienes o productos de los demás competidores, afectando su derecho a la libre competencia.
