Giselle Ayala Mateus, Esq.
LLM del Brooklyn Law School
A diferencia de otras jurisdicciones, los Estados Unidos, que es un país de Common Law, es bastante particular por su sistema de fuentes legales. En materia de derecho marcario por ejemplo, un gran número de derechos y doctrinas surgen de la interpretación que los jueces hacen de las normas y de los principios jurídicos.
La normatividad aplicable al registro de marcas en los Estados Unidos está contenida en la ley conocida como The Lanham Act (La Ley Lanham) o la Ley de Marcas de 1946. De acuerdo con la Ley Lanham el dueño de una marca puede solicitar el registro de la misma, ante la autoridad competente, United States Trademark and Patent Office – USPTO, si considera de buena fe que la marca le pertenece y el aplicante en efecto usa la marca en el comercio.
En primer lugar, vale la pena resaltar la Ley Lanham no prescribe que por medio del registro una persona se hace dueña de una marca. En los Estados Unidos el derecho de propiedad sobre una marca se puede obtener por el uso de esta en el comercio. Esto es lo que se conoce como, Common Law Rights, por ello, aquellos que usan una marca en el comercio, pero no la registran, tienen derechos marcarios a los cuales la ley y la jurisprudencia reconocen efectos legales. Esto no quiere decir que el registro no tenga importancia alguna, sin embargo, la existencia de Common Law Rights sobre una marca podría resultar en el fracaso de una solicitud de registro de dicha marca por parte de un tercero.
En segundo lugar, analicemos lo que implica el registro de una marca en los Estados Unidos. Tanto por el uso como por el registro se pueden obtener los derechos sobre una marca, no obstante, ningún registro se concede a menos de que la marca efectivamente se use en el comercio. Ahora, a fin de registrar una marca en los Estados Unidos, es recomendable realizar primero un estudio preliminar de registrabilidad. El propósito de este estudio preliminar o Clearance Report es determinar si existen marcas registradas que sean iguales o substancialmente similares a la marca deseada, si existe alguna causal de inelegibilidad que pueda impedir el registro, si existen marcas de uso o Common Law Rights que pudieran ser un problema, si existen nombres de dominio iguales o similar a la marca deseada y si existen derechos de terceros (derechos de autor, derecho a la imagen comercial, derecho al buen nombre, entre otros) que pudiera resultar una decisión de negación del registro.
Luego de que se completa dicho estudio, quien desee realizar una solicitud de registro de marca debe identificar claramente la clase de productos o servicios que se identificaran con la marca de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza. Una clasificación incorrecta o incoherente puede ser fatal. No debieran incluirse productos o servicios que el aplicante no comercializa.
Adicionalmente, el aplicante debe contar con especímenes adecuados para probar el uso de la marca en el comercio. Los especímenes válidos para probar el uso de la marca son diferentes si se trata de productos que si se trata de servicios. En el caso de productos, la marca debe estar contenida en las etiquetas o empaques de los productos, no como un elemento decorativo. En el caso de los servicios, la marca puede presentarse en brochures, posts de redes sociales, páginas web o en material publicitario. Si se aporta la captura de pantalla de un sitio web, el vínculo de referencia del sitio web debe permanecer activo hasta que finalice el proceso de registro de la marca.
Una vez presentada la solicitud de registro USPTO se toma de 4 a 6 meses en asignar un abogado examinador. El abogado examinador evalúa el registro y emite un concepto inicial sobre la necesidad o no de hacer correcciones. Si la aplicación pasa el primer filtro de estudio, la solicitud de marca se publica en una gaceta pública por 30 días, durante cuales cualquier persona puede presentar oposiciones. Luego, el abogado examinador se toma de 3 a 4 meses en hacer un segundo estudio de fondo, antes de tomar una decisión final con respecto a la procedencia del registro. Si la marca no es substancialmente similar a otras, no existen causales de confusión en el consumidor, y el abogado examinador considera que el uso de marca en el comercio ha sido debidamente probado, USPTO emite un certificado de registro.
El registro de una marca en los Estados Unidos no es un proceso complejo, existen jurisdicciones donde el proceso es más complejo. Sin embargo, si se requiere de un entendimiento básico de los principios legales aplicables y del contexto comercial. Los Estados Unidos, por ser uno de los mercados más atractivos del mundo, recibe millones de solicitudes de marcas al año, por ello USPTO mantiene en constante actualización sus protocolos de revisión de solicitud de registro de marca, a fin de evitar el registro de marcas falsas que no tiene dueño real ni uso en el comercio. Por lo anterior, el registro de una marca en los Estados Unidos debe ser presentado por un abogado admitido en los Estados Unidos si el aplicante no reside ni se encuentra domiciliado en esta jurisdicción.
En conclusión, antes del iniciar el registro de una marca en los Estados Unidos, un aplicante debería revisar bases de datos oficiales para identificar la existencia de marcas similares ya registradas, hacer una búsqueda en la web y redes sociales para evaluar la existencia de Common Law Rights, identificar la clase a la cual pertenecen sus productos o servicios, y asegurarse de estar usando su marca en el comercio. Esto sería lo básico para iniciar.
Giselle Ayala Mateus, Esq.
Giselle Ayala Mateus es abogada de la Universidad Javeriana, con un LLM del Brooklyn Law School y una Especialización en Derecho de los Negocios de la misma Universidad. Giselle tiene experiencia en la revisión de contratos de creación, embajador de marca y desarrollos creativos, así como en la evaluación y solicitud de registro de marcas en los Estados Unidos. En la actualidad se desempeña como Managing Partner de Law Office of Giselle Ayala Mateus P.C.
